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2. 特許侵害対応 日本におけるプロパテント化は、“強い保護”、“広い保護”、“早い保護”の三つの柱からなっている。昨今の動きとしては、次のことが挙げられる。
他社特許侵害対応の大きなステップは、おおむね次のようである。 まず、侵害を未然に防ぐために、“他社特許調査”を行う。もし、侵害する（あるいは侵害する可能性がある）場合、“設計変更、無効化”の検討を行う。もし、どうしても侵害を回避できないと判断したなら、“権利者との交渉”を行う。 この“他社特許調査”、“侵害検討”、“設計変更、無効化”、“権利者との交渉”のそれぞれについて、以下説明することとする。 |
2.1 他社特許調査 （1）先願調査 新たな発明をしたときには、それがすでに他社から先願されていないかを調査しなければならない（先願調査）。（財）日本特許情報機構が提供するパトリスなどの商用データベースや、自社に関連する分野の公報を蓄積した社内データベースを利用して調査する。具体的な調査方法については、本講座第4回ですでに述べられているとおりであるから割愛する。 |
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（2）公開ウオッチング 特許は、出願してから約1年6箇月で公開となる。したがって、自社の出願が最新かどうかは、その出願から1年6箇月たってみないとわからない。もし、自社の出願を早速実施しており、自社の出願から1年6箇月以内に同様の他社出願があったとすると、侵害問題に発展してしまう可能性もある。したがって、知的財産部門は、開発部門に所定の分野の最新の公開公報を常に情報発信し、上記の点について、チェックを促す必要がある。もし、まさに今現在開発中の商品が侵害する（あるいは侵害してしまう可能性がある）場合は、設計変更あるいは問題特許の無効化（情報提供など）を検討しなければならない。 |
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（3）審査経過ウォッチング （1）、（2）で、今後の動向が気になる特許が発見された場合、審査経過を継続的にチェックする。審査請求はされるのか、拒絶理由はあるのか、拒絶に対する補正、反論はどのようなものかなど、問題特許の生の動きを逐一チェックすることで、素早い対応を取ることができる。 |
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（4）登録ウォッチング 特許庁が審査をして拒絶にする理由がなければ（あるいは解消すれば）、特許査定となり特許公報が発行される。特許公報は、すでに審査後の発明が掲載されているわけだから、公開公報より重要度が高い。この特許公報に掲載された特許を無効化するには、特許公報発行後6箇月以内に異議の申立てをすることができる。 したがって、この6箇月以内に、異議のための証拠（先願特許、公知文献など）を集め、どのような骨子でその特許の無効性を証明するかを検討しなければならない。 |
2.2 侵害検討 上述の他社特許調査により、自社実施品あるいは実施予定品を含むあるいは含む可能性があると判断される場合、本当に自社品が侵害するか否かを検討する必要がある。 “請求の範囲”が特許における権利範囲であるが、その“請求の範囲”だけでは権利解釈が困難な場合、明細書の内容（従来技術および課題、本発明の目的・作用・効果など）を参しゃく（酌）したり、さらに、問題特許が現在まで経てきた過程、すなわち問題特許がどのような拒絶理由に対してどのように反論したかなど（審査経過）参酌し、侵害判断を行う。 |
2.3 設計変更、無効化 侵害検討の結果、自社実施品（あるいは実施予定品）が侵害であると判断された場合、自社品の設計変更または問題特許の無効化を行う。 |
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（1）設計変更 開発担当部門とともに、どこまで変更すれば問題特許の権利範囲外になるのかを検討する。なお、問題特許の真の権利範囲を推定するために、問題特許が登録になるまでの経緯（拒絶理由に対しどのように反論したか）を参しゃくする場合もある。 |
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（2）無効化 設計変更が容易でない、あるいは問題特許の無効化が容易そうだと判断される場合、無効資料の調査を行う。 調査の方法は、基本的には出願前の先願調査と同様であるが、重要度は先願調査のときと比べものにならないほど高いため、その調査範囲は、一般図書または雑誌、外国特許公報にまで及ぶこともある。 |
2.4 権利者との交渉 問題特許に対して、設計変更も無効化検討も不可能と判断される場合、権利者との交渉に臨むしかない。 交渉は、一般的に契約締結という形で終結する。契約の形態は、おおむね次のとおりである。
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